Пять сценариев борьбы за товарный знак. На чьей стороне будет суд
Арина Ворожевич, к.ю.н., преподаватель кафедры интеллектуальных прав МГЮА им. О.Е. Кутафина
Все больше компаний рассматривают товарные знаки как ключевые корпоративные активы. В то же время растет и число правовых конфликтов, связанных с ними. Когда тождественное (сходное) товарному знаку обозначение использует другое лицо в отношении однородных товаров – все относительно просто. Вопрос лишь в том, какую компенсацию в таком случае удастся взыскать. Вместе с тем есть и более сложные «сценарии» борьбы за товарный знак. Недобросовестные стратегии захвата чужого бренда, аккумулирование товарных знаков без целей их использования. Ситуацию может усложнить и невиновность, добросовестность предполагаемого нарушителя.
Проанализируем пять наиболее сложных сценариев борьбы за товарные знаки. В таких ситуациях судам приходится учитывать различные факторы: от функционального назначения товарного знака до общественных интересов. В связи с этим они часто выносят достаточно противоречивые друг другу судебные решения.
Сценарий № 1. Компания зарегистрировала в отношении неоднородных товаров товарный знак, сходный с известным брендом. Обладатель прав на «старший» знак оспаривает такую регистрацию
Nota bene!
Закон ФРГ «О товарных знаках и иных обозначениях» (1994 г.) к нарушениям прав на товарный знак отнес использование идентичного (сходного) с ним обозначения в отношении неоднородных товаров (услуг) при условии, что товарный знак обладает значительной деловой репутацией на территории Германии, а нарушитель получает несправедливые преимущества от использования чужого знака. В США действует специальный закон, направленный на борьбу с ослаблением различительной способности известных знаков – Trademark Dilution Revision Act (2006).
В своем «развитии» конкретный товарный знак может пройти три этапа. С регистрацией в качестве товарного знака обозначение резервируют за конкретным предпринимателем, который приобретает возможность эксклюзивного использования соответствующего обозначения в отношении товаров (услуг) определенного вида. На втором этапе посредством рекламы, контроля качества маркируемых товарным знаком товаров правообладатель осуществляет продвижение товарного знака. На третьем происходит создание «бренд-имиджа». Товарный знак служит носителем комплекса информации, касающейся специфического жизненного стиля, поведения и статуса. Иными словами, он выступает не просто средством индивидуализации, но и символом деловой репутации (гудвилл) предпринимателя.
Правовая охрана обычных товарных знаков распространяется лишь на однородные товары. Между тем обозначение, которое приобрело широкую известность, нуждается в расширенной правовой охране. ТРИПС Соглашение установило обязанность государствучастников отклонять и признавать недействительной регистрацию, запрещать использование товарного знака, сходного с общеизвестным, при условии, что:
1) использование товарного знака иным, чем правообладатель, лицом будет указывать на взаимосвязь между его товарами и правообладателем;
2) интересы правообладателя могут быть ущемлены (п. 2 ст. 16).
Таким образом, правовая охрана общеизвестных знаков была распространена в том числе на неоднородные товары.
Западные правопорядки (прежде всего немецкий и американский) в качестве самостоятельного правонарушения рассматривают «ослабление различительной способности».
Подобное правонарушение образует использование без согласия на то правообладателя известного товарного знака при наличии одного из следующих условий. Нарушитель формирует у потребителей ассоциации с известным брендом, паразитируя, таким образом, на репутации последнего. Либо использует знак в отношении низкокачественных товаров или относящихся к специфическим сферам (например, интим-товарам). Однородности товаров, равно как и введения потребителей в заблуждение относительно источника происхождения товара в таком случае не требуется. Так, например, в споре Tiffany & Co. v. Tiffany Prods., Inc. (264 N.Y.S. 459, 463 (Sup. Ct. 1932)) кинематографическая компания использовала название «Тиффани» и изображение кольца с брильянтом. Суд констатировал: «...ответчик сознательно стремился получить несправедливое преимущество, используя гудвилл истца». В споре Alfred Dunhill of London, Inc. v. Dunhill Shirt Shop, Inc. суд признал, что ответчик паразитирует на репутации, гудвилл истца, используя в своем бизнесе товарный знак последнего – «Dunhill». При этом они использовали спорное обозначение на разных рынках – ответчик продавал мужские рубашки, а истец – различные принадлежности для курения.
В российском правопорядке, чтобы получить правовую охрану в отношении неоднородных товаров (услуг), товарный знак должен быть зарегистрирован в качестве общеизвестного в Роспатенте. В настоящее время в Реестр общеизвестных товарных знаков включено всего около 200 товарных знаков. Между тем на уровне судебной практики сформировался подход: широко известные обозначения, не зарегистрированные в качестве общеизвестных, могут получить расширенную правовую охрану посредством применения статьи 10 ГК РФ.
ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
Компании «Ричмонт Интернешнл С. А.» и «Вашерон энд Константин С. А.» обратились в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «VACHERON CONSTANTIN», зарегистрированному на ООО «Риттер-Джентельмен».
Отказывая в удовлетворении заявленного требования, суды трех инстанций пришли к выводу о соответствии решения Роспатента требованиям законодательства, поскольку товары, маркируемые «младшим знаком», не являются однородными с товарами, выпускаемыми заявителями по настоящему делу под товарным знаком с международной регистрацией.
Высший арбитражный суд не согласился с мнением нижестоящих инстанций. «Учитывая деловую репутацию швейцарского производителя часов и его известность среди потребителей, имеющих высокий уровень дохода, общество “Риттер-Джентельмен”, реализуя товары для указанных потребителей, не могло не знать о существовании зарегистрированного ранее товарного знака со словесным элементом “VACHERON CONSTANTIN” и фирменного наименования компании “Вашерон энд Константин С. А.” – “VACHERON & CONSTANTIN S. A.”» (постановление Президиума ВАС РФ от 24.04.12 № 16912/11 по делу № А40-73286/10-143-625)
Российская правовая система не признает института «ослабления различительной способности». Между тем на основе дела «VACHERON CONSTANTIN» Суд по интеллектуальным правам сформулировал схожий состав нарушения. Регистрация и использование чужого известного товарного знака в отношении неоднородных товаров (услуг) признали злоупотреблением правом в форме «паразитирования на чужой репутации». К признакам подобного правонарушения суд отнес:
1) известность товарного знака, обусловившую его деловую репутацию;
2) умысел заявителя на получение необоснованного преимущества именно за счет использования сложившейся деловой репутации известного бренда (решение СИП РФ от 03.06.15 по делу № СИП-1010/2014).
Сценарий № 2. Обладатель известного бренда не использует его в отношении отдельных классов товаров. К нему предъявили иск о досрочном прекращении правовой охраны в отношении этого класса
Правообладатели известных товарных знаков, как правило, стремятся зарегистрировать их в отношении многих товаров, чтобы другие не смогли паразитировать на их бренде. Фактически они используют их в отношении некоторых категорий товаров. Проблемы могут начаться по истечении трех лет с момента их регистрации.
Законодатель предусмотрел, что правовую охрану товарного знака можно прекратить досрочно в отношении всех или части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации (ст. 1486 ГК РФ). Этим пользуются недобросовестные субъекты. Установив трехлетний период неиспользования, они обращаются к обладателям известных брендов с требованием прекратить правовую охрану их товарных знаков в отношении части товаров. Что в такой ситуации может противопоставить правообладатель?
Наиболее эффективный механизм защиты в таком случае – ссылка на злоупотребление правом. Важно доказать суду, что истец предъявил иск о прекращении правовой охраны с тем, чтобы в последующем паразитировать на известном бренде.
ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
Общество «ПАРАД ЗВЕЗД» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к компании «СОСЬЕТЕ ЖАС ХЕННЕССИ и Ко» / SOCIETE JAS HENNESSY & Co о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака «HENNESSY» по международной регистрации № 477604 на территории Российской Федерации в отношении товаров 3-го класса («парфюмерия») МКТУ. Компания сослалась на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении указанных товаров, а также указала, что компания «СОСЬЕТЕ ЖАС ХЕННЕССИ и Ко» не представила доказательства использования спорного обозначения.
Однако суд не принял доводы, представленные истцом, признав его действия злоупотреблением правом. Он отметил: «...выпуск истцом парфюмерной продукции с использованием обозначения “HENNESSY” (в отношении парфюмерной продукции) свидетельствует о намерении ввести потребителей в заблуждение, направлен на создание в глазах потребителей восприятия истца и ответчика как единого производителя различного рода продукции под товарным знаком “HENNESSY”» (решение СИП РФ от 23.10.15 № СИП-299/2015).
В спорах подобного рода правообладателям принципиально важно представить суду доказательства широкой известности их товарного знака. А также того, что использование сходного с ним обозначения иным лицом может привести к введению потребителей в заблуждение. В отсутствие таких доказательств суд может не принять их доводы о допущенном со стороны истца злоупотреблении правом (постановление СИП РФ от 21.10.15 по делу № СИП-883/2014).
Сценарий № 3. Компания сама не использует товарный знак, но хочет «заработать» на предъявлении иска предпринимателю, использующему сходное обозначение
Все большее число товарных знаков регистрируют в целях «резервирования их на будущее», последующей «продажи» прав на них и (или) предъявления исков к успешным предпринимателям. Сам правообладатель в такой ситуации их не использует. Влияет ли это обстоятельство на рассмотрение судом требований о нарушении исключительного права такого субъекта, взыскании компенсации?
Само по себе неиспользование правообладателем товарного знака, в том числе при «аккумулировании» товарных знаков, не свидетельствует о злоупотреблении правом и (или) недобросовестной конкуренции. На это указал Суд по интеллектуальным правам в пункте 7 «Справки по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий» от 21.03.14 № СП 21/2.
Nota bene!
Что касается обычных (не широкоизвестных) товарных знаков, то суды находили злоупотребление правом при предъявлении иска о досрочном прекращении их правовой охраны в ситуациях, когда:
– иск служил средством понуждения правообладателя к заключению договора об отчуждении прав на товарный знак на условиях истца (решение СИП РФ от 21.09.15 по делу № СИП-165/2015);
– истец использовал товарный знак под контролем правообладателя ( постановление СИП РФ от 05.10.15 по делу № СИП-99/2015).
Но суд сделал оговорку. Подобные действия могут быть недобросовестными в совокупности с другими обстоятельствами дела. Такие обстоятельства должны подтверждать, что цель регистрации и использования товарного знака противоречит основной функции товарного знака – индивидуализации товаров правообладателя. Иными словами, если компания-ответчик докажет, что правообладатель изначально регистрировал товарный знак без цели его использования, то она избежит ответственности за нарушение исключительного права.
Верховный суд сформулировал значимую правовую позицию при рассмотрении спора в отношении товарного знака «Афродита» (определение ВС РФ от 23.07.15 № 310-ЭС15-2555 по делу № А08-8802/2013). Действия правообладателя по защите нарушенного исключительного права на товарный знак могут признать злоупотреблением правом, если сам правообладатель не использовал такой знак. Как отметил суд, «попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца». В то же время одного неиспользования недостаточно. Судам необходимо установить недобросовестную цель регистрации.
ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
Общество «Ассоциация делового сотрудничества Ветеранов Афганистана “МИР”» предъявило иск к обществу «Релиз» о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак «Модница».
Суды трех инстанций отказали в удовлетворении требования. Они признали, что поведение правообладателя после регистрации спорного товарного знака – невведение товарного знака в оборот, аккумулирование товарных знаков – свидетельствует о его недобросовестности.
«Истец не использует зарегистрированные на его имя товарные знаки для индивидуализации товаров, работ и услуг, использует их исключительно для подавления экономической самостоятельности иных участников гражданского оборота и для получения доходов, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, действия истца не являются источником ценности товарных знаков. Цель регистрации и использования товарных знаков истцом противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации производимых и реализуемых товаров, и свидетельствует о недобросовестном поведении правообладателя, злоупотреблении своим правом, что недопустимо в силу статьи 10 ГК РФ…» (постановление СИП РФ от 25.06.15 по делу № А60-24056/2014).
Если нарушителю не удалось доказать злоупотребление правом со стороны правообладателя, он может ссылаться на факт неиспользования товарного знака как на основание для снижения компенсации.
Сценарий № 4. Обозначение использовали несколько лиц, после чего одно из них зарегистрировало его на себя
Часто на практике встречается следующая ситуация. Субъект активно использует некое обозначение для индивидуализации своих товаров (услуг). Между тем он его не зарегистрировал в качестве товарного знака. Спустя некоторое время он узнает, что это сделал кто-то другой, в том числе его конкурент.
Так, например, в условиях затянувшегося корпоративного конфликта миноритарный участник хозяйственного общества зарегистрировал на себя в качестве товарного знака обозначение, широко используемое этой организацией для индивидуализации бизнеса. В отсутствие существенной доли участия в уставном капитале миноритарий таким образом приобрел значительный рычаг воздействия на компанию.
Что в такой ситуации может сделать предприниматель, изначально использовавший спорное обозначение? Право преждепользования в отношении товарных знаков законодатель не предусмотрел. Единственное, что остается, – требовать признания регистрации товарного знака на имя иного лица недействительной по основанию злоупотребления правом.
Верховный суд ФРГ определил два основных состава недобросовестной регистрации товарного знака:
1) регистрация, нацеленная на воспрепятствование использованию обозначения, ранее начатому иным субъектом (BGH, 20.01.05 – I ZR 29/02 «The Сolour of Elegance», GRUR 2005; BGH EQUI 2000, GRUR 2000);
2) регистрация, ставящая задачу блокировать возможности иного субъекта зарегистрировать соответствующий товарный знак (BPatG, 15.01.08 – 27 W (pat) 112/06 GRUR-RR 2008, 389-391 «Salvatore Ricci / Nina Ricci»; BPatG 27 W (pat) 30/08 «Hooschebaa», GRUR-RR 2009).
Для применения первого состава необходимо сделать следующее.
Во-первых, доказать использование спорного обозначения иным лицом до его регистрации на имя правообладателя. При этом правообладателю должно быть известно об этом факте.
Во-вторых, такое предшествующее использование должно «заслуживать защиты» и осуществляться в отношении товаров (услуг), однородных с теми, в отношении которых зарегистрирован товарный знак. Основными аргументами при установлении этого обстоятельства становятся объем и продолжительность использования. Важно, чтобы спорный знак породил определенный гудвилл.
Во втором составе речь идет о регистрации товарного знака в целях воспрепятствования иному субъекту получить правовую охрану на соответствующее обозначение, притом что у последнего имеется реальная заинтересованность в регистрации спорного обозначения. Такое основание не нуждается в доказывании предшествующего использования обозначения или наличия гудвилла. На практике его применяли, например, к ситуациям, когда спорный товарный знак использовали ранее не на территории Германии.
Российской судебной практике также известны случаи признания злоупотреблением правом регистрации в качестве товарного знака обозначения, используемого иными лицами.
ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
Истец – обладатель прав на товарный знак «Do-up» в отношении товаров 41-го класса – обратился в суд с иском к Ш. и ООО «ДУ-АП» о нарушении его исключительных прав путем использования тождественного товарному знаку обозначения в фирменном наименовании, доменном имени и других способах адресации, на документации, связанной с оказанием услуг, для индивидуализации музыкальной группы.
Как было установлено судами, на момент обращения истца в Роспатент с заявкой о регистрации обозначения (21.12.09) этим обозначением пользовался не только истец, но и иные лица, являвшиеся участниками музыкальных коллективов с соответствующим наименованием, с конца 2005 года. При этом Ш., О., З., А., С. начали им пользоваться раньше, чем остальные участники музыкальной группы, сформированной летом 2006 года.
Суды трех инстанций отказали в удовлетворении требований истца. При этом они отметили, что истец подал заявку на регистрацию на свое имя в качестве товарного знака обозначения, которое на протяжении длительного времени (с конца 2005 года по дату подачи заявки) использовалось для индивидуализации однородных услуг и иными лицами и имело известность в пределах определенной группы потребителей таких услуг.
«Действия предпринимателя по регистрации обозначения «Do-up» в качестве товарного знака являются злоупотреблением правом; регистрация товарного знака «Do-up» только на одно лицо непосредственно нарушает права и законные интересы других лиц, которые пользовались данным обозначением на протяжении почти четырех лет коллективно» (постановление СИП РФ от 26.12.13 по делу № А60-41938/2012)
Сценарий № 5. Компания использовала товарный знак на основе лицензионного договора, который в последующем признали недействительным. К ней предъявили иск о нарушении исключительного права
Смотрите видеолекции Арины Ворожевич:
• злоупотребление правами на товарные знаки;
• актуальные проблемы защиты прав на товарные знаки.
Академия юриста компании uracademy.ru
Представим ситуацию: компания B. приобрела исключительное право на товарный знак по договору с компанией А. об отчуждении исключительного права. Впоследствии она предоставила право на использование товарного знака по лицензионному соглашению компании C. Спустя некоторое время договор об отчуждении исключительного права признали недействительным (незаключенным). Компания А. предъявила компании С. иск о нарушении исключительного права и взыскании компенсации. Может ли в такой ситуации компания C. ссылаться на отсутствие в ее действиях вины?
Суды запутались в вопросе о том, как им расценивать обстоятельство невиновности лица, использующего чужой товарный знак.
В одних случаях они отмечали, что в отсутствие в действиях ответчика по использованию чужого товарного знака вины отсутствуют и основания для взыскания с него компенсации (постановления СИП РФ от 01.10.15 по делу № А40-190488/2014; ФАС Центрального округа от 01.10.10 по делу № А35-8300/2009, определение ВС РФ от 15.10.15 № 307-ЭС15-12651 по делу № А05-9476/2014).
В других они, напротив, указывали на безвиновный характер ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак (постановления СИП РФ от 02.02.15 по делу А56-10714/2014, от 11.12.14 по делу № А56-59132/2013, от 21.01.15 по делу № А22-43/2014, от 20.02.14 по делу № А17-1856/2013, от 26.05.15 по делу № А50-15093/2014).
Закону соответствует второй подход. Именно он должен в конечном итоге возобладать в судебной практике. Ключевым является тот факт, что нарушения прав на товарные знаки имеют место при ведении предпринимательской деятельности.
Как отмечено еще в пункте 23 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.09 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ», «ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, возмещение убытков) наступает применительно к статье 401 ГК РФ».
Лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при ведении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Иное может предусматривать закон или договор (п. 3 ст. 401 ГК РФ).
Статья 1250 ГК РФ прямо закрепляет, что меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя.
В этом случае не может не возникнуть вопрос, как обеспечить баланс интересов и тягот, претерпеваемых правообладателем и нарушителем. Предусмотренная статьей 1515 ГК РФ компенсация (прежде всего определяемая двукратной стоимостью контрафактных товаров, права на использование товарного знака) носит штрафной характер. Оправданно ли взыскивать ее с невиновного субъекта? Выходом в этом случае должно стать опять же снижение размера компенсации. Суды допускают его в отношении всех способов расчета компенсации (постановления СИП РФ от 11.03.15 по делу № А40-13772/2014, от 17.01.14 по делу № А51-5238/2013, определение ВС РФ от 26.06.15 № 310-ЭС15-6549).
Нам важно Ваше мнение!
Оставляйте комментарии напротив абзацев, используя знак 
или оцените статью, выбрав один из пяти смайликов внизу страницы
(сервис доступен на сайте e.lawyercom.ru).
