Проблемы истребования судом доказательств в делах о защите патентных прав

Алексей Федоряка, руководитель практики разрешения споров Федерального Патентного Бюро «Гардиум»

Истец для установления факта нарушения прав на патентоохраняемый объект должен обосновать факт изготовления или реализации ответчиком контрафактного товара. Вместе с тем правообладатели не всегда могут самостоятельно собрать необходимые доказательства.

Так, товар, произведенный с использованием запатентованной разработки, может быть весьма дорогостоящим. В связи с чем истец не в состоянии будет осуществить его контрольную закупку. Возникает необходимость в судебном истребовании доказательств. Между тем суды не всегда идут навстречу правообладателям. На свое ходатайство об истребовании доказательств заявители часто получают отказ.

Право истребования доказательств в судах общей юрисдикции и арбитражных судах

Владельцы патентов имеют право истребовать доказательства через суд в гражданском и арбитражном процессе (ч. 4 ст. 66 АПК РФ, ст. 57 ГПК РФ). Обязательное условие для обращения в арбитражный суд с ходатайством об истребовании доказательств – невозможность получить их самостоятельно.

Критерии оценки судами подобных ходатайств до сих пор не выработаны. Поэтому грань между обоснованным и необоснованным отказом в истребовании доказательств довольно тонкая. Арбитражные суды, как правило, двигаются по пути «наименьшего сопротивления», отказывая в ходатайстве. Суды общей юрисдикции к разрешению такой ситуации подходят иначе. Они считают владельца патента – физическое лицо «слабой» стороной в споре против компаний-нарушителей. Поэтому суды чаще удовлетворяют заявления об истребовании доказательств, чем упрощают истцу процесс доказывания факта нарушения.

Основания отказа в удовлетворении ходатайств об истребовании доказательств

Законодатель определил несколько оснований для отказа в удовлетворении ходатайства владельца патента об истребовании доказательств. Рассмотрим их подробнее.

Отсутствует подтверждение невозможности получения доказательств во внесудебном порядке. Эта причина является самым распространенным основанием для отказа. Например, истец не отправил запрос в адрес ответчика об истребовании договора, товарных накладных о реализации спорного товара, технического паспорта на спорный товар.

Кроме того, суды отказывают тем, кто не обратился с аналогичной просьбой к третьим лицам, у которых могут находиться запрашиваемые документы (контрагенты ответчика, государственные органы) (решение АС Челябинской области от 16.01.14 по делу № А76-12544/2013).

Таким образом, до подачи ходатайства в суд необходимо обратиться с запросом этих документов не только к ответчику, но и ко всем другим лицам, обладающим необходимыми материалами, даже если они уже выразили нежелание представить такие документы.

Конкуренция между истцом и ответчиком. Необходимость защиты конфиденциальной информации и коммерческой тайны ответчика. Все запатентованные технические разработки в обязательном порядке публикуются Роспатентом и являются общедоступными. Однако помимо патентоохраняемых объектов в изделиях могут присутствовать иные технические решения, не известные третьим лицам и в силу этого имеющие коммерческую ценность (ноу-хау). Без спорного изделия либо раскрытия подробной технической документации на него проведение судебной экспертизы, а следовательно, и доказывание факта нарушения патента невозможно.

В целях соблюдения баланса интересов сторон (например, патентных прав истца и интересов ответчика на сохранение коммерческой тайны) суд вправе отказать в ходатайстве об истребовании доказательств при наличии нескольких обстоятельств:

– истец и лицо, у которого истребуется техническая документация или изделие, являются конкурентами. Раскрытие конкуренту неизвестной ему технической информации с высокой долей вероятности повлечет неблагоприятные последствия для другой стороны;

– испрашиваемая документация является конфиденциальной информацией, на нее распространен режим коммерческой тайны. В материалах дела имеется подтверждение введения режима коммерческой тайны для запрашиваемой информации;

– другие доказательства нарушения патентных прав в материалах дела отсутствуют. В ситуации выбора между защитой патентных прав и защитой коммерческой тайны большое значение может иметь следующее: наличие или отсутствие в материалах дела иных доказательств, указывающих на незаконное использование патента.

Одновременное наличие данных обстоятельств является достаточным основанием для признания действий истца злоупотреблением правом (п. 1 ст. 10 ГК РФ) и отказа в ходатайстве об истребовании доказательств (постановление Восемнадцатого ААС от 14.04.14 по делу № А76-12544/2013).

Необоснованный отказ в удовлетворении ходатайства об истребовании доказательств

Судьи часто отказывают в истребовании доказательств без каких-либо оснований. В таких случаях при обжаловании судебных актов целесообразно ссылаться на нарушение пункта 1 статьи 66 АПК РФ. Необоснованный отказ может служить основанием того, что суд направит дело на новое рассмотрение (постановление ФАС Московского округа от 25.07.08 по делу № А40-50553/07-93-515).

Неисполнение запроса суда об истребовании доказательств. Отказ в представлении запрошенных документов после получения судебного запроса, равно как и игнорирование такого запроса, влечет для ответчика негативные последствия. Непредставление ответчиком запрошенных документов для проведения патентно-технической экспертизы в силу части 3 статьи 79 ГПК РФ может повлечь изменение бремени доказывания между сторонами и расцениваться судом как признание факта нарушения патента (определение Мосгорсуда от 18.02.15 по делу № 2-2904/13).

Возложение на истца бремени доказывания факта нарушения патента существенно затрудняет защиту патентных прав. Судебное истребование доказательств является важным инструментом в распоряжении пострадавших, которое может одновременно упростить процесс доказывания и повлиять на результаты рассмотрения дела.

Возможным решением проблемы могло бы стать использование судами подхода, предусмотренного Соглашением по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) от 15.04.94 (вступило в силу для России 22.08.12). В соответствии со статьей 34 соглашения судебные власти имеют полномочия потребовать от ответчика представить доказательства того, что способ получения идентичного продукта отличается от запатентованного.